收购不成专利诉讼施压 全球和解优化竞争环境

【案情简介】

　　在我国企业综合实力提升的同时，跨国公司担忧行业优势丧失往往借助知识产权这一利器对我国企业进行牵制，而我国企业在知识产权博弈中多采取防守的态度。岂知“息事宁人”不能换来公平的竞争环境，反而可能丧失大块市场“蛋糕”。正泰集团股份有限公司（以下简称“正泰集团”）和施耐德电气低压（天津）有限公司（以下简称“施耐德天津”）的恩怨由来已久，一个是本土巨头，一个是国际大鳄，出于行业垄断和市场瓜分目的，外方在全球范围内以正泰集团为被告挑起了24次诉讼大战。原本一直处于被告地位的正泰集团此次终于敢于担当原告的角色，并导演了一场天价诉讼。这是对跨国公司的有力回击，值得我国企业反思和借鉴。

　　一、联姻被拒友成敌，专利诉讼施压力

　　正泰集团创始于1984年7月，是我国输配电行业的龙头企业之一和我国工业电器行业产销量最大的企业之一。经过25年的发展，正泰已逐步进军国际市场。正泰集团于1997年11月向国家知识产权局申请了一项名为“一种高分断小型断路器”的实用新型专利，并于1999年获得专利授权，专利号为ZL97248479.5。

　　施耐德电气公司（以下简称“施耐德公司”）是输配电、自动化与工控行业领域的跨国企业，为“世界500强”企业之一，1979年开始进入我国。到2006年年底，施耐德公司在我国投资高达25.4亿元人民币，营业额则从3亿元飙升至近百亿元。施耐德天津于1999年由施耐德公司和天津天利航空机电有限公司、中国航空技术进出口北京公司共同投资组建，中、法出资双方各占出资总额75%和25%。【吴乐晋. 正泰打出回勾拳，诉施耐德侵权案今开庭\[N\]. 第一财经日报，2007-04-26(C01).】

　　自1994年开始，施耐德公司就在境内外上演20多次侵权诉讼。其实双方的恩怨归根结底源于施耐德公司拓展我国市场时要求收购正泰集团却惨遭拒绝。1994年、1998年和2004年，正式开拓我国市场的施耐德公司分别要求收购正泰集团80%、51%和50%的股份，但都遭到拒绝。而往往在收购不成的第二年，施耐德公司都会在境内外上演侵权诉讼，对正泰集团施加压力，且有愈演愈烈的态势。【钟闻. 本土品牌获外资竞争对手知识产权最大和解金案落幕——施耐德1.5亿元“求和”正泰\[N\]. 第一财经日报， 2009-4-16(A01).】仅从2004年起，施耐德公司在德国、意大利、法国等国先后对正泰集团提起专利侵权指控就多达18次。面对起诉，正泰集团原先完全处于防守态势。

　　同时，施耐德公司要求正泰集团联姻不成，转而向全国低压电气行业排名第2位的德力西集团有限公司（以下简称“德力西”）示好。双方于2007年11月16日达成协议，施耐德公司注资德力西，双方各占50%的比例。施耐德公司作为“世界500强”企业之一，在与德力西公司合资之前，通过10多起收购案，在国内低压电器市场已占据15%份额。施耐德助力，德力西“引兵入关”对撼正泰\[N\]. 第一财经日报，2006-01-17(C05).

　　二、欺人太甚无可忍，首当原告维权利

　　虽然20多次的境内外诉讼往往都以和解或施耐德公司撤诉而告终，但是，官司打到一处，正泰集团的产品就无一例外地在当地被禁，即便最终赢了官司，正泰集团也会因高额诉讼成本大伤元气。或许正因为施耐德公司境内外起诉对正泰集团的产品推广造成不小阻力，加上施耐德公司收购德力西公司使其感到危机的临近，正泰集团才下定决心给予施耐德公司以痛击。

　　2006年8月，在被施耐德公司推上被告席24次之后，正泰集团终于忍无可忍地以专利侵权为由，将施耐德天津和其经销商宁波保税区斯达电气设备有限公司、宁波保税区斯达电气设备有限公司乐清分公司（以下简称“斯达电气”）推上被告席，要求施耐德天津立即停止销售并销毁C65A、C65N、C65H、C65L、EA9AN这5个型号的产品。同时，根据施耐德天津在2004年8月2日至2006年7月31日生产销售的侵权产品数量，通过利润率的计算，正泰集团提出超过3.3亿元的天价侵权赔偿诉求。【张玉香. 反击外资并购正泰首次胜诉施耐德\[N\]. 中国联合商报，2007-10-15(14). 】这是双方对垒以来，正泰集团首次以原告的身份出现在法庭上。

　　三、天价赔偿心不甘，二审上诉盼转机

　　专利侵权诉讼一审于2007年4月26日在温州市中级人民法院开庭。双方的争议焦点主要集中在三个方面：第一，施耐德天津主张在先专利抗辩是否成立；第二，被控侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围；第三，如何确定施耐德天津应承担的赔偿金额。随后，施耐德天津向国家知识产权局专利复审委员会提出正泰集团专利无效的请求。专利复审委员会于2007年4月29日作出了宣告专利权部分无效的决定。施耐德天津不服专利复审委员会的决定，遂向北京一中院提起行政诉讼。同时，施耐德天津以公知技术为由为自己抗辩。

　　2007年9月26日，温州市中级人民法院一审判决斯达电气销售时不知产品侵权，且其销售的侵权产品有合法来源，故不应承担赔偿责任；而判决施耐德天津立即停止侵权行为，赔偿正泰集团损失近3.35亿元。由于一审判决的赔偿金额创下了国内侵权判决的纪录，因此本案受到政府、行业、企业和社会各界的广泛关注。宣判后，施耐德天津不服，向浙江省高级人民法院提起上诉。

　　四、冤冤相报何时了，相逢一笑泯恩仇

    2009年4月15日上午，浙江省高级人民法院当庭宣布正泰集团诉施耐德专利侵权纠纷案达成和解协议，施耐德天津向正泰集团支付补偿金1.575亿元，长达3年的诉讼以和解收场。值得关注的是，正泰集团与施耐德公司还达成一份全球和解协议。协议包括无论胜败与否，双方停止在全球范围内现有的诉讼；对于双方现有产品目录上的产品，涉及侵权的，均不追究；在未来的新产品开发中若涉及侵权，双方会事前预警，建立知识产权沟通机制等内容。和解协议的生效是否预示着本土龙头和国际龙头的合作不得而知，但停止现有诉讼争端却是双方都乐见其成的。这至少说明两大低压电气巨头不必再纠结于诉讼官司费尽心力，而在今后的市场竞争中也会按照纠纷解决机制，尽量通过沟通预警的方式在诉讼之前解决专利侵权纠纷。

【案例评析】
　　一纸全球和解协议让争议3年多的诉讼终于尘埃落定，由于一审判决的赔偿数额巨大及当事人双方的行业背景，本案一度引起各界的广泛关注。案件涉及的一些专业问题，比如实用新型专利侵权诉讼因涉案专利无效程序而中止审理的问题，巨额标的额专利侵权诉讼的级别管辖问题，实施在先专利抗辩理由的技术对比方法问题，实用新型专利的侵权赔偿数额确定问题等都曾引起热烈讨论。这些问题都是该案诉讼过程中的个案问题，理清这些问题虽然有助于理论体系的完善，但针对本案的前因后果对当事人诉讼态度和策略分析，尝试挖掘案件背后的深蕴，似乎更能为我国企业所借鉴。纵观本案，至少可以获得以下几点启示。

　　一、从诉讼时机看企业发展战略的选择

　　我国企业一直以来都秉承以和为贵的态度进行企业的发展与经营，许多企业如正泰集团一样，就是在跨国公司频频发难的情况下，也只是被动应诉，并不擅长以知识产权这一商战工具推动本企业的战略。而正泰集团一雪以往24次当被告的历史，主动提起专利诉讼似乎说明了我国企业也开始学习运用专利作为战略武器和谈判筹码了。

　　正泰集团起诉施耐德天津的时机值得进行深思，从中可以看出我国企业对专利战略认知的转变。首先，从市场动向看，起诉之前，施耐德公司正与正泰集团的老对手、我国低压电器行业排名第2位的德力西公司进行企业注资的谈判，正泰集团可能担心德力西公司“引兵入关”，在双方强强联手之下，自己昔日的王者地位不保，因此学习跨国公司急于上演一场专利诉讼来牵制对手的合资步伐，并给予施耐德公司以必要打压。其次，从诉讼进展看，施耐德公司曾担心国外市场被正泰集团挤占，在世界各地向其提起24次各类诉讼，而过多的诉累也牵制了正泰集团自己发展的步伐。为了防止双方诉讼有愈演愈烈的态势，正泰集团在“低调”多年之后终于选择主动出击。这不仅说明对知识产权认知和意识的转变，同时可能也预示着正泰集团加紧了国际扩张的步伐，在进一步夺取市场之前，需要进行必要的资源整合，消除诉讼负担。

　　从起诉可以看出，正泰集团的专利诉讼也是围绕企业整体战略而展开的。本案的目的一方面是遏制竞争对手的合作态势，一方面是向对手实施阻碍的反击，两种目的归根结底是企业寻求市场渗透、进行市场进攻战略的前奏。因此，在全球化的进程中，企业要想防患于未然，要尽快确立全球知识产权战略。除了努力发展和拥有、保护自主知识产权，还应重视在全球范围内的知识产权管理，不要让对手有机可乘。同时，要转变企业自身运用知识产权的意识，不仅仅将其认作企业所拥有的资产和技术，而应将其作为谈判的筹码、对垒的工具和攻守俱佳的武器，让知识产权配合企业整体战略而发挥作用。

　　二、从和解协议看良好竞争秩序的呼唤

　　正泰集团诉施耐德天津一案最大的亮点之一在于双方最终达成了一份全球和解协议，该协议解决了目前双方缠斗的各项诉讼，同时设置了沟通预警机制，为双方将来可能的纠纷的解决提供了新的思路，有助于行业内的竞争对手回归理性，共同创造良好的竞争环境。

　　本案的和解协议无法说明这场战役的胜败，但至少达到了双方追求的目的。正泰集团用即将过期的实用新型专利换来1.5亿多元的赔偿并结束了多场海外诉讼，为一心进军国际市场暂时扫除了后顾之忧；施耐德公司避免了行业冲突，以经济赔偿换来了我国市场的发展前景，并与我国低压电气行业排名第2位的企业站在同一战线上，扩大了企业规模、获得了协同效应。同时，和解协议中建立的知识产权预警机制和沟通机制，也缓和了正泰集团与施耐德之间的关系，以免今后发生新的冲突再次形成双方对立的局面，将彼此束缚在诉讼中。

　　应该说，如今知识产权诉讼的目的已非逞匹夫之勇，争一时之气，仅将目标锁定在侵权赔偿上，而是在诉讼之前计划所要达到的目的和底线，更注重于寻求双赢的局面，取得利益的平衡。目前，知识产权诉讼作为商战工具主要打击的对象有三：一是企业产品追随国际主流技术；二是产品占据较高的市场份额；三是企业生产的产品缺乏核心专利。范围广、代价大、数量多已经成为知识产权诉讼在新时代的特点。因此，企业在运用知识产权策略时若一味追求自己专利地位的确立或打击对手要求赔偿的底层要求，会对双方利益都造成巨大伤害。高明的经营者已经将纯粹的进攻和防御转为知识产权本身的经营战略，灵活运用知识产权资源，一边谈判、一边根据局势调整自己的诉讼目的，寻求自我主导的良性竞争环境和可持续的发展战略，化干戈为玉帛，化侵权为许可。选择和解代表我国企业成熟起来了，不是为了打官司而打官司，只要双方能找到利益的平衡点，就不应将官司进行到底。和解之后，企业可以集中精力于技术发展和产品推广，进一步创新开拓各自的事业。

　　三、民营企业对待合资并购的战略和策略

　　本案中，施耐德公司和德力西公司的合资行动或许是正泰集团决定改变多年来的被告地位而主动发起攻势的原因之一。在同样面对跨国企业收购战略时，两家温州企业却表现出截然不同的态度，二者选择了各自的发展战略，背后的利益考量和战略因素值得我们深思。

　　正泰集团拒绝了施耐德公司的收购要求，选择的企业战略主要是依靠自主知识产权寻求市场发展，在进行海外产品上市的同时保有本国特色。之所以断然拒绝外方介入，是正泰集团担忧施耐德公司的并购旨在对国内企业进行打压，达到垄断国内市场的最终目的，这样反而不利于正泰集团的国际化发展。因为按照以往经验来看，施耐德从进入我国19年以来，已经控制和收购了上海机床电器厂等15家国内著名的电器龙头企业，它采取的一贯策略是合资控股后进行文化移植，“雪藏”内资品牌和“冷冻”内资企业新产品。【徐向阳. 正泰反击，中外企业制造权之争白热化\[N\]. 中国工业报，2007-05-08(1). 】同时，反观正泰集团本身，作为国内行业领军企业，并拥有进军国际市场的绝对实力，拒绝外方介入可以确保完整的企业文化和独立的决策权，企业对于自己的命运发展更具有自主性。因此，对于资金充足、资源广泛、管理体制有效且完整的企业，完全可以走出一条独立发展的自主开拓之路，合资企业的建立反而可能导致业务整合的困难，成为企业国际发展的束缚。

　　而德力西公司选择合资也不失为一条有利的发展之路。德力西公司通过合资企业能够学习施耐德公司领先的国际技术以发展国内企业本身，一方面可以改变民营企业融资困难的窘境，为企业生产发展提供资金支持；另一方面，国内企业可以借助合资企业外方的国际地位和企业声誉，有望扩大发展空间，为走向国际市场助推。并购策略可以为企业引进新产品系列、获得规模经济、取得技术和技能，并通过市场份额来实现营销方面的优势，不过类似选择与跨国公司合资的国内企业也应当采取谨慎策略，不可忽略对本企业知识产权的保护和打造。跨国公司合资控股后进行对被收购企业的品牌“雪藏”的事例比比皆是，这一现象虽然与我国企业涉外诉讼没有必然联系，却也可能成为双方对垒的导火索。许多企业在合资当初没有对企业的知识产权进行约定，以至于最后合营双方对簿公堂，争论知识产权的归属问题。还有些品牌在经历“雪藏”之后逐渐淡出国内市场。因此，我国企业在与跨国公司合资并购之时，应充分认清对方目的，明确合营合同中的知识产权条款和内资企业知识产权在合营结束之后的归属约定；在合资之后，切忌为了眼前利益而放弃企业知识产权的长期打造，以防众多民族品牌的流失或者被他方所取代。德力西公司在与施耐德公司合资方案中坚持了3个原则：第一，按各自占有50%的份额；第二，打双品牌；第三，必须在温州生产。【徐向阳. 正泰反击，中外企业制造权之争白热化\[N\]. 中国工业报，2007-05-08(1). 】采取合资战略的企业可以借鉴德力西公司的合资方案底线，尽量获得合资企业的决策权，实现合资企业中利益最大化。

　　究竟中西合璧占优还是强势进攻居上只有等待时间的检验。最关键的是，企业应对自身战略进行评估，选择适合的发展路径。

　　撰稿人/沈 琼 北京大学知识产权学院
　　王 中 北京大学法学院访问学者

　　来源：中国企业海外知识产权纠纷典型案例启示录